대한민국 특허 통상실시권 (2025-09-26)

대한민국 특허 통상실시권 (2025-09-26)

1. 통상실시권의 개념과 법적 성격

1.1 특허법상 통상실시권의 정의 (특허법 제102조)

대한민국 특허법 제102조는 통상실시권을 명시적으로 규정하고 있다.1 이에 따르면, 통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정한 조건 하에서 업(業)으로서 실시할 수 있는 권리를 의미한다.1 특허권자는 자신의 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 이 권리를 부여받은 통상실시권자는 법률의 규정 또는 설정 행위로 정해진 범위 안에서 해당 특허발명을 사업적으로 실시할 수 있는 권리를 가진다.1

본질적으로 통상실시권은 특허권자 이외의 제3자가 특허발명을 합법적으로 사용할 수 있도록 허용하는 ’실시권’의 한 형태이다.3 특허권은 원칙적으로 특허권자만이 독점적이고 배타적으로 실시할 수 있는 권리이지만 4, 실시권 제도는 이러한 원칙에 대한 예외를 설정하여 특허 기술의 활용을 촉진하는 역할을 수행한다.

1.2 통상실시권의 법적 성격: 비독점적·채권적 권리

통상실시권의 가장 핵심적인 법적 특징은 ’비독점성(non-exclusivity)’에 있다.2 이는 특허권자가 동일한 내용의 통상실시권을 여러 사람에게 중복하여 설정할 수 있음을 의미한다.8 또한, 특정인에게 통상실시권을 설정해 준 이후에도 특허권자 자신은 여전히 해당 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있다.9 이러한 비독점적 성격은 한정된 범위 내에서 발명의 독점적 실시를 허용하는 전용실시권과 구별되는 가장 근본적인 차이점이다.

법리적으로 통상실시권은 ’채권적 권리’로 간주된다.3 이는 통상실시권자가 계약 관계에 있는 특정인, 즉 특허권자에 대해서만 특허발명의 실시를 허락해 달라고 청구할 수 있는 권리임을 의미한다. 반면, 누구에게나 권리를 주장할 수 있는 대세적 효력을 지닌 물권적 권리에 준하는 전용실시권과는 그 성격을 달리한다.3 이와 같은 채권적 성격은 통상실시권의 효력이 원칙적으로 계약 당사자 사이에만 미치며, 제3자에 대한 효력을 확보하기 위해서는 별도의 법적 요건, 즉 ’등록’이 필요하게 되는 근거가 된다.

1.3 실시권 제도의 의의: 특허발명의 이용 촉진과 산업 발전 기여

특허 제도는 발명자에게 일정 기간 독점배타적인 권리를 부여함으로써 기술 혁신에 대한 유인을 제공하는 것을 일차적 목적으로 한다. 그러나 이러한 독점권이 오히려 기술의 확산과 활용을 저해하여 산업 발전에 걸림돌이 될 수도 있다.6 실시권 제도는 바로 이 지점에서 특허권의 사적 독점성과 기술 활용의 공익성 사이의 균형을 맞추는 핵심적인 법적 장치로서 기능한다.

특허권자가 자금, 생산 설비, 마케팅 능력 등의 부족으로 자신의 발명을 효과적으로 사업화하지 못하는 경우, 해당 기술은 사장될 위험에 처한다.6 이때 실시권 제도를 통해 제3자에게 기술 실시의 기회를 부여함으로써, 특허권자는 라이선스 수익을 통해 발명에 대한 보상을 받고, 실시권자는 기술을 활용하여 새로운 사업 기회를 창출할 수 있다.6 특히 비독점적인 통상실시권은 하나의 원천 기술을 다수의 기업이 각자의 사업 모델에 맞게 활용할 수 있도록 하여 관련 산업 생태계 전반의 기술 수준을 향상시키고 건전한 시장 경쟁을 촉진하는 역할을 한다. 이처럼 통상실시권은 기술 상품의 원활한 수급을 조절하고 국가 산업 발전에 기여하는 공익적 목적을 달성하는 데 필수적인 제도라 할 수 있다.12

2. 통상실시권과 전용실시권의 비교 분석

통상실시권의 법적 지위와 실무적 활용 방안을 명확히 이해하기 위해서는 그와 대비되는 개념인 전용실시권과의 차이점을 다각적으로 분석하는 것이 필수적이다. 두 권리는 모두 특허발명을 실시할 수 있다는 공통점을 가지지만, 권리의 본질, 효력 발생 요건, 제3자에 대한 효력 등 여러 측면에서 근본적인 차이를 보인다.

2.1 권리의 본질: 독점배타성의 유무

가장 근본적인 차이는 ’독점배타성’의 유무에서 비롯된다.4 특허법 제100조에 규정된 전용실시권은 설정 행위로 정한 범위 내에서 특허발명을 ‘독점적으로’ 실시할 권리를 의미한다.15 이 독점성은 매우 강력하여, 해당 범위 내에서는 원권리자인 특허권자조차도 전용실시권자의 허락 없이는 특허발명을 실시할 수 없으며, 만약 실시할 경우 권리 침해가 성립한다.6 이처럼 전용실시권은 사실상 특허권의 일부를 이전받은 것과 유사한 강력한 독점적 지위를 보장한다.

반면, 통상실시권은 이러한 독점성이 완전히 배제된 권리이다.2 특허권자는 동일한 내용의 통상실시권을 여러 주체에게 중복하여 허락할 수 있으며, 통상실시권을 설정한 후에도 자신 역시 자유롭게 발명을 실시할 수 있다.9 이는 통상실시권이 타인의 배타적 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 단순히 발명을 ’실시할 수 있는 허락’을 받은 것에 가깝다는 것을 의미한다.

2.2 법적 효력의 차이: 물권적 권리와 채권적 권리

독점배타성의 유무는 두 권리의 법적 성격 규정으로 이어진다. 전용실시권은 그 강력한 독점배타성으로 인해 특정 물건을 직접 지배하여 이익을 얻는 배타적 권리인 ’물권’에 준하는 것으로 취급된다.3 물권적 권리는 세상 모든 사람에게 자신의 권리를 주장할 수 있는 대세적 효력을 가지므로, 전용실시권자는 누구의 침해 행위에 대해서도 직접적으로 권리를 행사할 수 있다.

이에 반해, 통상실시권은 특정인(특허권자)에게 일정한 행위(실시 허락)를 요구할 수 있는 ’채권적 권리’의 성격을 가진다.3 채권은 원칙적으로 계약 당사자 사이에서만 효력을 가지므로, 미등록 통상실시권자는 계약 상대방인 특허권자에게만 권리를 주장할 수 있을 뿐, 제3자에게는 직접적인 권리를 주장하기 어렵다. 이러한 법적 성격의 차이는 특히 권리 변동 상황이나 침해 발생 시 구제 수단에서 실질적인 차이를 발생시킨다.

2.3 설정 행위 및 등록의 효력 비교

두 실시권의 실질적 가치와 안정성을 결정하는 가장 중요한 분기점은 ’등록’의 법적 의미 차이에서 나타난다. 이는 단순한 행정 절차의 차이를 넘어, 권리의 성립과 대항력에 관한 근본적인 차이를 내포한다.

  • 전용실시권: 전용실시권의 설정, 이전(상속 등 일반승계 제외), 변경, 소멸 등은 특허원부에 ’등록’하여야만 그 효력이 발생한다.6 즉, 등록은 권리의

효력발생요건이다. 따라서 당사자 간에 전용실시권 설정 계약을 체결했더라도 특허청에 등록하지 않으면 법적으로 전용실시권은 존재하지 않는 것이며, 당사자 간에도 그 효력을 주장할 수 없다. 미등록 전용실시권 설정 계약은 법적으로 무효는 아니나, 기껏해야 당사자 간의 채권적 효력을 갖는 독점적 통상실시권 계약 정도로만 해석될 뿐이다.10

  • 통상실시권: 통상실시권은 당사자 간의 설정 계약(구두 계약 포함)만으로도 유효하게 성립하며, 등록은 권리의 효력발생요건이 아니다.8 그러나 등록하지 않은 통상실시권은 채권적 효력에 머무르기 때문에, 그 계약 이후에 해당 특허권을 양수하거나 전용실시권을 설정받은 제3자에게는 자신의 권리를 주장할 수 없다.8 특허법 제118조는 통상실시권을 등록한 경우에만 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 효력이 발생한다고 규정하고 있다.18 따라서 통상실시권에 있어 등록은 권리를 제3자에게도 주장할 수 있게 하는

제3자에 대한 대항요건이다.16 이는 미등기 통상실시권자가 특허권이 제3자에게 양도되는 순간 자신의 사업 기반을 상실할 수 있는 매우 불안정한 지위에 놓임을 의미한다. 마치 주택 임대차 계약 후 전입신고와 확정일자를 받아 대항력을 확보하는 것과 유사한 법리이다.21 결국, 통상실시권의 ’등록’은 단순한 행정 절차가 아니라, 채권적 권리를 물권에 준하는 안정적인 권리로 격상시키는 본질적인 법적 행위라 할 수 있다.

2.4 침해 구제 수단에서의 권한 차이

권리의 본질과 법적 성격의 차이는 제3자의 침해 행위에 대한 구제 수단에서 명확하게 드러난다.

  • 전용실시권자: 설정된 범위 내에서는 특허권자와 거의 동일한 법적 지위를 가진다. 따라서 자신의 권리를 침해하는 제3자에 대하여 직접 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며(침해금지청구권), 고의 또는 과실로 인한 손해에 대한 배상을 청구(손해배상청구권)하는 등 민사상 구제 수단을 독자적으로 행사할 수 있다.6 또한, 침해죄에 대한 형사 고소도 가능하다.

  • 통상실시권자: 원칙적으로 독점배타적 권리가 없으므로, 제3자가 특허발명을 무단으로 실시하더라도 그 제3자를 상대로 직접 침해금지청구를 할 수 없다.9 통상실시권자는 특허권자에게 침해자에 대한 조치를 취해줄 것을 요구할 수 있을 뿐이다. 손해배상청구 역시 특허권 침해를 원인으로 직접 청구하기는 어려우며, 제3자의 불법행위로 인해 자신의 사업상 이익이 침해되었다는 별도의 요건을 입증해야 하는 등 그 권리 행사에 상당한 제약이 따른다.

구분전용실시권통상실시권
권리의 성격물권적 권리에 준함 3채권적 권리 3
독점배타성있음 (설정 범위 내에서 독점적 실시) 15없음 (비독점적 실시) 2
중복 설정 가능성불가능 6가능 8
특허권자의 실시 가능 여부불가능 (설정 범위 내) 6가능 9
설정 행위의 효력 발생특허원부에 등록 시 효력 발생 15당사자 간 계약 시 효력 발생 8
등록의 법적 효과효력발생요건 14제3자에 대한 대항요건 16
침해 시 직접 구제권가능 (침해금지, 손해배상 청구 등) 6불가능 (원칙) 9
이전 및 질권 설정원칙적으로 특허권자의 동의 필요 15원칙적으로 특허권자의 동의 필요 12

3. 통상실시권의 유형별 분석: 발생 원인을 중심으로

통상실시권은 그 발생 원인에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있다: 당사자 간의 자유로운 의사에 따라 발생하는 ‘허락에 의한 통상실시권’, 법률의 규정에 의해 당연히 발생하는 ‘법정실시권’, 그리고 국가 기관의 강제적인 처분에 의해 설정되는 ’강제실시권’이 그것이다.3 이러한 분류는 특허권이 절대적인 자연권이 아니라, 산업정책적 목적을 위해 국가가 부여하고 통제하는 ’사회적 권리’임을 명확히 보여준다. 허락실시권이 사적 자치의 원칙을 반영한다면, 법정 및 강제실시권은 특허권 행사가 공익이나 산업 발전을 저해하는 경우 국가가 개입하여 권리를 조정할 수 있음을 보여주는 제도적 장치이다.

3.1 허락에 의한 통상실시권 (허락실시권)

허락실시권은 특허권자 또는 (특허권자의 동의를 얻은) 전용실시권자와 제3자 간의 자유로운 의사에 기초한 설정 계약을 통해 발생하는 통상실시권이다.6 이는 통상실시권의 가장 일반적이고 전형적인 형태로, 기술 라이선싱 계약의 대부분을 차지한다.

계약 자유의 원칙에 따라 당사자들은 실시 기간, 실시 지역, 실시 내용의 범위, 그리고 가장 중요한 대가(로열티)와 그 지급 방법 등을 자유롭게 정할 수 있다.19 계약서에 명시된 내용이 통상실시권자의 권리와 의무의 범위를 결정하는 기준이 된다.

실무적으로는 특허권자가 특정 통상실시권자에게 권리를 허락한 후, 계약 기간 동안 동일한 범위 내에서는 다른 제3자에게 추가로 통상실시권을 허락하지 않기로 약정하는 ‘독점적 통상실시권(exclusive non-exclusive license)’ 계약을 체결하기도 한다.11 이는 특허법상 명시된 개념은 아니지만 계약법상 유효하며, 통상실시권의 비독점적 성격에 계약을 통해 독점성을 일부 부여하는 형태이다. 그러나 이는 어디까지나 채권적인 계약의 효력일 뿐, 등록을 통해 물권적 효력을 갖는 전용실시권과는 구별된다.

3.2 법률 규정에 의한 통상실시권 (법정실시권)

법정실시권은 공익적 필요나 당사자 간의 형평성을 도모하기 위해 특허권자의 의사와는 무관하게 법률 규정에 의해 당연히 발생하는 통상실시권이다.6 이는 법에서 정한 특정 요건이 충족되면 원시적으로 발생하는 권리로서, 별도의 설정 등록 없이도 제3자에게 대항할 수 있는 강력한 효력을 가진다.26 특허법은 다음과 같은 주요 법정실시권을 규정하고 있다.

  • 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권: 종업원 등이 그 직무와 관련하여 발명을 완성한 경우, 해당 발명에 대한 권리는 원칙적으로 발명자인 종업원에게 귀속된다. 그러나 사용자는 그 직무발명에 대하여 무상으로 통상실시권을 가진다 (발명진흥법 제10조).6 이는 발명 과정에 사용자가 제공한 유·무형의 지원과 기여를 보상하고, 사용자의 안정적인 사업 운영을 보장하기 위한 취지이다.

  • 선사용에 의한 통상실시권 (특허법 제103조): 타인이 특허출원을 하기 전부터 그 출원된 발명의 내용을 알지 못하고(선의) 독자적으로 동일한 발명을 완성하거나, 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 사업 준비를 하고 있는 자에게 인정되는 권리이다.29 이는 선의의 기존 사업자를 보호하고 산업 설비의 중복 투자를 방지하여 사회 경제적 손실을 막기 위한 제도이다. 이 권리가 인정되기 위해서는 ① 특허출원 시점에 사업을 실시하거나 준비하고 있을 것(시기적 요건), ② 출원된 발명의 내용을 몰랐을 것(선의 요건), ③ 국내에서 사업 또는 준비를 하고 있을 것(지역적 및 객관적 요건)이라는 매우 엄격한 요건을 모두 충족해야 한다.31

  • 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권 (중용권, 특허법 제104조): 특허가 사후에 무효로 된 경우, 그 무효가 되기 전의 원특허권자 또는 그로부터 적법하게 실시권을 허락받은 자가 무효 사유의 존재를 알지 못하고(선의) 국내에서 사업을 하거나 준비하고 있었다면, 나중에 동일한 발명에 대해 정당한 권리자가 새로 특허를 받았을 때 그 새로운 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.33 이는 일단 유효하게 등록된 권리의 외관을 신뢰하고 투자한 자를 보호하여 거래의 안정을 도모하기 위한 제도이다.

  • 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권 (특허법 제105조): 특허출원일 이전에 출원되어 등록된 디자인권이 나중에 등록된 특허권과 저촉되는 관계에 있을 때, 선행 권리인 디자인권의 존속기간이 만료되면, 원디자인권자는 저촉되는 특허권에 대하여 자신의 원디자인권 범위 내에서 통상실시권을 가진다.36 이는 권리 존속기간의 차이로 인해 발생할 수 있는 권리 간의 충돌을 합리적으로 조정하기 위한 규정이다.

  • 질권 행사로 인한 특허권 이전에 따른 통상실시권 (특허법 제122조): 특허권을 목적으로 질권이 설정되었고, 그 설정 이전에 이미 특허권자가 해당 발명을 실시하고 있었다면, 나중에 채무 불이행 등으로 질권이 실행되어 특허권이 제3자에게 이전(경락)되더라도, 원래의 특허권자는 그 특허권에 대하여 통상실시권을 계속 보유한다.6 이는 특허권자의 사업 계속성을 보장하기 위한 취지이다.

3.3 국가 처분에 의한 통상실시권 (강제실시권)

강제실시권은 특허권자가 정당한 이유 없이 특허발명을 실시하지 않거나(불실시), 자신의 독점적 지위를 남용하여 공공의 이익을 저해하는 경우, 국가 기관이 강제적으로 제3자에게 통상실시권을 설정해 주는 제도이다.6 이는 특허권의 독점배타성에 대한 가장 강력한 제한 수단으로서, 공익 실현을 위한 최후의 보루 역할을 한다.

  • 재정에 의한 통상실시권 (특허법 제107조): 특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허청장에게 ’재정(裁定)’을 청구하여 통상실시권을 부여받는 제도이다. 재정 청구가 가능한 주요 사유는 다음과 같다.

  • 장기 불실시: 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되지 않거나, 상당한 영업적 규모로 실시되지 않아 국내 수요를 충족시키지 못하는 경우.11

  • 공공의 이익: 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우. 예를 들어 국가 비상사태, 국민 보건 위기 상황 등이 해당될 수 있다.39

  • 불공정거래행위 시정: 특허권 행사가 사법 또는 행정 절차에 의해 불공정거래행위로 판정되었고, 그 시정을 위해 제3자의 실시가 필요한 경우.39

  • 의약품 수출: 자국민의 보건 위기를 해결하기 위해 의약품을 수입하려는 국가에 해당 의약품을 수출하기 위해 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우.39

재정 청구를 위해서는 원칙적으로 사전에 특허권자와 성실하게 실시권 허락에 관한 협의를 거쳐야 하며, 특허청은 청구의 필요성, 대가의 적정성 등을 종합적으로 심리하여 재정 여부를 결정한다.39

  • 심판에 의한 통상실시권 (특허법 제138조): 자신의 후출원 특허발명(개량발명 등)이 타인의 선출원 특허발명을 이용하지 않고는 실시할 수 없는 ’이용관계’에 있거나, 두 권리가 서로의 실시를 막는 ’저촉관계’에 있을 때, 후발명자가 선발명자에 대해 통상실시권 허여를 구하는 심판을 청구하는 제도이다.17 이는 선행 특허가 후속 기술의 발전을 가로막는 ‘블로킹’ 현상을 해소하고 기술 혁신을 촉진하기 위한 것이다. 이 심판이 인용되기 위해서는 후발명이 선발명에 비해 ’상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보’를 이룰 것이라는 매우 높은 수준의 요건을 충족해야 한다.17

4. 통상실시권자의 권리와 의무

통상실시권자는 설정 행위의 근거(계약, 법률, 국가 처분)에 따라 특정한 권리를 부여받는 동시에 그에 상응하는 의무를 부담한다. 이러한 권리와 의무의 내용을 명확히 이해하는 것은 라이선스 계약 협상 및 이행 과정에서 발생할 수 있는 분쟁을 예방하는 데 매우 중요하다.

4.1 주요 권리

  • 실시권: 통상실시권자의 가장 기본적이고 핵심적인 권리는 설정 행위로 정해진 시간적, 지역적, 내용적 범위 내에서 특허발명을 ‘업으로서’ 실시할 수 있는 권리이다 (특허법 제102조 제2항).1 여기서 ’실시’란 특허법 제2조 제3호에 정의된 바와 같이, 물건 발명의 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하는 행위, 방법 발명의 경우 그 방법을 사용하는 행위 등 구체적인 행위를 포괄한다.44

  • 이전 및 질권 설정의 권리: 통상실시권은 재산권의 일종이므로 원칙적으로 이전이 가능하다. 다만, 허락실시권의 경우 채권적 권리라는 성격상 원칙적으로 특허권자(또는 전용실시권자)의 동의를 얻어야만 타인에게 이전할 수 있다.12 그러나 예외적으로 통상실시권자가 해당 실시사업과 함께 권리를 이전하는 경우나 상속 등 포괄승계의 경우에는 특허권자의 동의 없이도 이전이 가능하다.12 통상실시권을 목적으로 질권을 설정하는 경우에도 원칙적으로 특허권자의 동의가 필요하다.12

  • 특허표시권: 통상실시권자는 자신이 생산·판매하는 특허 제품이나 그 포장에 ’특허’라는 문자와 특허번호를 표시할 수 있다 (특허법 제223조).45 이는 법적 의무 사항은 아니지만, 해당 제품이 정당한 권리에 기반한 것임을 공시하여 제3자의 침해를 예방하고, 소비자에게 기술적 신뢰감을 주어 마케팅에 긍정적인 효과를 가져올 수 있는 유용한 권리이다.45

4.2 주요 의무

  • 대가 지급 의무: 법정실시권 중 직무발명에 대한 사용자의 무상 통상실시권 등 일부 예외를 제외하고, 통상실시권자는 특허권자에게 대가를 지급할 의무를 진다. 허락실시권의 경우 계약에서 정한 실시료(로열티)를 약정한 시기와 방법에 따라 지급해야 하며 46, 강제실시권의 경우 특허청의 재정이나 심판원의 심결에서 정한 대가를 지급해야 한다.34 대가를 정해진 시기까지 지급하지 않거나 공탁하지 않으면 강제실시권 설정 재정은 그 효력을 잃게 될 수 있다.41

  • 범위 준수 의무: 통상실시권자는 계약, 법률, 또는 국가 처분으로 명확히 한정된 시간적, 지역적, 내용적 범위를 엄격히 준수하여 특허발명을 실시해야 한다.1 만약 허락된 범위를 벗어나서 발명을 실시하는 경우, 이는 정당한 권한 없는 실시 행위로서 특허권 침해에 해당할 수 있다.

  • 계약상 부수적 의무: 허락실시권의 경우, 라이선스 계약서에 명시된 다양한 부수적 의무를 부담하게 된다. 대표적으로 기술 정보에 대한 비밀유지 의무, 특허 제품의 품질을 일정 수준 이상으로 유지할 의무, 판매 실적 보고 의무, 그리고 원천 기술을 개량하여 새로운 발명을 완성했을 경우 이를 특허권자에게 통지할 의무 등이 포함될 수 있다.46

  • 개량발명의 귀속 문제: 통상실시권자가 허락받은 원천기술을 기반으로 연구개발을 수행하여 새로운 개량발명을 완성한 경우, 그 개량발명에 대한 권리는 원칙적으로 발명자인 통상실시권자에게 귀속된다. 그러나 기술 라이선스 계약에서는 통상실시권자의 개량기술에 대해 원권리자인 특허권자에게 보고하도록 하거나, 비독점적 통상실시권을 무상으로 허여하도록 하는 ‘그랜트백(Grant-back)’ 조항을 두는 경우가 많다.48 이 조항의 내용은 협상의 핵심 쟁점이 되므로, 계약 체결 시 개량발명의 권리 귀속 및 상호 이용 관계를 명확히 규정하여 장래의 분쟁을 예방해야 한다.

이러한 권리·의무 관계에서 통상실시권자가 직면하는 가장 큰 잠재적 위험은 특허권 방어를 전적으로 특허권자에게 의존해야 한다는 점이다. 통상실시권자는 제3자의 침해 행위에 대해 직접적인 법적 조치를 취할 권한이 없기 때문에 9, 특허권자가 침해에 소극적으로 대응할 경우 자신의 사업적 이익이 침해당하는 것을 방치할 수밖에 없는 구조적 취약점을 안고 있다. 실시권의 가치는 특허의 독점성이 유지될 때 보장되는데, 그 독점성을 지킬 법적 수단이 자신에게는 없는 것이다. 따라서 현명한 실시권자는 라이선스 계약 협상 시, ’특허권자의 성실한 침해 방지 및 대응 의무’를 명시하고, 특허권자가 이 의무를 이행하지 않을 경우 실시료를 감액하거나 계약을 해지할 수 있는 권리를 확보하는 등 계약을 통해 이러한 리스크를 관리해야 한다. 법적 권한의 부재가 역설적으로 중요한 계약상 협상 포인트를 만들어내는 것이다.

5. 통상실시권의 설정 등록 절차 및 효력

5.1 등록의 법적 의의: 제3자에 대한 대항력 확보

통상실시권 설정 계약은 당사자 간의 합의만으로도 유효하게 성립하지만, 그 효력은 원칙적으로 계약 당사자에게만 미치는 채권적 효력에 그친다. 이러한 권리를 제3자에게까지 확장하여 안정적인 권리로 만들기 위한 법적 장치가 바로 ‘설정 등록’ 제도이다.

통상실시권 등록의 가장 핵심적인 법적 기능은 ’제3자에 대한 대항력’을 취득하는 것이다.8 특허법 제118조 제1항은 “통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다“고 명시하고 있다.18 여기서 ’대항력’이란, 통상실시권이 등록된 이후에 기존 특허권자가 특허권을 제3자에게 양도하거나, 다른 제3자에게 전용실시권을 설정해주더라도, 등록을 마친 통상실시권자는 새로운 권리자에게 자신의 통상실시권이 유효함을 주장하며 계속해서 사업을 영위할 수 있는 법적인 힘을 의미한다.8

이러한 등록 제도는 부동산 등기 제도와 유사한 법적 원리에 기초한다. 부동산 매매 계약이 당사자 간에는 유효하지만 등기를 해야만 제3자에게 소유권을 주장할 수 있는 것처럼, 통상실시권 설정 계약 역시 특허원부라는 공적 장부에 ’등록’이라는 공시 절차를 거침으로써 제3자에 대한 대외적 효력을 완성하게 된다. 따라서 등록 절차는 통상실시권이라는 무형의 채권적 권리에 ’공시성’과 ’우선적 효력’을 부여하여, 물권과 유사한 수준의 안정성과 거래 안전을 보장하는 핵심적인 법적 장치로 기능한다. 이는 라이선스 계약의 실질적 가치를 담보하는 필수적인 후속 조치라 할 수 있다.

5.2 등록 신청 절차 및 필요 서류

통상실시권 설정 등록은 등록권리자인 통상실시권자와 등록의무자인 특허권자(또는 전용실시권자)가 공동으로 신청하는 것이 원칙이다. 신청은 특허청에 서면으로 하거나, 특허청 전자출원사이트 ’특허로(www.patent.go.kr)’를 통해 온라인으로도 가능하다.24

등록 신청 시 제출해야 하는 주요 서류는 다음과 같다 3:

  1. 실시권(사용권) 설정등록 신청서 1부: 특허권 등의 등록령 시행규칙 별지 제16호 서식에 따라 작성한다.8 신청서에는 등록권리자 및 의무자의 정보, 등록 대상 특허권의 표시, 등록 원인, 실시권의 범위(기간, 지역, 내용) 등을 정확히 기재해야 한다.19

  2. 등록원인을 증명하는 서류 1통: 통상실시권 설정계약서 원본 또는 공증된 사본, 허락서 등 당사자 간의 합의를 증명할 수 있는 서류를 제출한다.3 이 서류는 등록의 법적 근거가 되므로 매우 중요하다.

  3. 등록의무자의 인감증명서 1통: 신청일로부터 6개월 이내에 발급된 등록의무자(특허권자 등)의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출하여 등록 의사를 확인한다.3

  4. 제3자의 허가·동의 등이 필요한 경우 그 증명 서류 1통: 예컨대 특허권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의서, 전용실시권자가 통상실시권을 설정하는 경우 특허권자의 동의서 등이 해당된다.3

  5. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통: 변리사 등 대리인이 신청을 대행하는 경우 위임장을 제출해야 한다.3

신청서와 첨부 서류가 제출되고 소정의 등록료가 납부되면, 특허청은 서류의 형식적 요건을 심사한 후 등록을 실행한다. 서류에 흠결이 없다면 통상 3일 정도 후에 특허등록원부에 실시권 설정 내용이 기재된다.24

5.3 등록의 효과

통상실시권 설정 등록이 완료되면, 해당 내용은 특허등록원부에 공시된다.24 이로써 통상실시권자는 다음과 같은 결정적인 법적 효과를 얻게 된다.

첫째, 앞서 설명한 바와 같이 제3자에 대한 대항력을 확보한다. 등록 이후에 특허권이 제3자에게 양도되거나 그 위에 전용실시권이 설정되더라도, 등록된 통상실시권자는 새로운 권리자에게 대항하여 자신의 권리를 온전히 보호받을 수 있다.18 이는 통상실시권의 법적 안정성을 비약적으로 높여주는 가장 중요한 효과이다.

둘째, 권리 변동의 공시가 가능하다. 통상실시권의 이전, 변경, 소멸(포기 등) 또는 처분의 제한(질권 설정 등) 역시 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있다.12 이는 통상실시권을 대상으로 한 후속적인 법률관계의 안정성을 보장하는 역할을 한다.

결론적으로, 통상실시권자에게 등록은 자신의 막대한 투자를 보호하고 사업의 연속성을 담보하기 위한 선택이 아닌 필수적인 법적 안전장치이다.

6. 결론: 통상실시권의 전략적 활용 및 제언

6.1 통상실시권 제도의 가치 요약

통상실시권 제도는 특허권의 독점적 성격과 기술 활용의 공익적 요구 사이에서 정교한 균형을 이루는 현대 특허법의 핵심 제도이다. 이는 특허 기술의 확산과 상용화를 촉진하는 매우 유연하고 효과적인 법적 도구로서 기능한다. 특허권자에게는 직접 사업화를 하지 않고도 기술 자산을 통해 안정적인 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공하며, 실시권자에게는 막대한 R&D 투자 위험을 줄이고 검증된 기술을 바탕으로 신속하게 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련해준다. 나아가 사회 전체적으로는 하나의 기술이 다양한 산업 분야에서 응용되고 발전함으로써 전반적인 기술 혁신과 산업 발전에 기여하는 선순환 구조를 만들어낸다.

6.2 라이선스 계약 시 고려해야 할 법적·전략적 사항

통상실시권의 잠재적 가치를 극대화하고 법적 분쟁을 최소화하기 위해서는 라이선스 계약 체결 단계에서부터 면밀한 법적·전략적 검토가 수반되어야 한다.

  • 실시권자 입장:

  1. 권리 범위의 명확화: 실시하고자 하는 사업 모델에 부합하도록 실시 기간, 지역, 그리고 ’실시’의 구체적인 내용(생산, 판매, 사용 등)을 최대한 명확하고 구체적으로 규정해야 한다.

  2. 권리 실효성 확보: 통상실시권자의 가장 큰 약점은 제3자 침해에 대한 직접적인 구제 수단이 없다는 점이다. 따라서 계약서에 ’특허권자의 성실한 침해 감시 및 대응 의무’를 명시하고, 이를 위반할 경우 실시료 감액, 손해배상, 계약 해지 등 구체적인 구제책을 포함시켜 권리의 실효성을 간접적으로나마 확보해야 한다.

  3. 개량기술의 권리 귀속: 장래에 발생할 수 있는 개량기술의 소유권 및 이용 관계를 명확히 규정하여, 기술 발전에 따른 과실을 공정하게 배분하고 잠재적 분쟁을 사전에 차단해야 한다.

  • 특허권자 입장:

  1. 실시권 포트폴리오 관리: 다수의 통상실시권자를 허용할 경우, 각 실시권의 범위가 서로 충돌하지 않도록 체계적으로 관리하는 전략이 필요하다.

  2. 실시료 및 감독 체계: 실시료 산정 방식(정액, 경상)과 지급 조건을 명확히 하고, 실시권자가 계약 범위를 준수하는지, 특히 판매 실적을 정확히 보고하는지를 감독하고 검증할 수 있는 체계(Audit 조항 등)를 마련해야 한다.

  3. 품질 통제: 자사의 특허 기술이 적용된 제품의 품질이 저하되어 브랜드 가치가 훼손되는 것을 막기 위해, 필요한 경우 최소한의 품질 기준을 제시하고 이를 준수하도록 요구할 수 있다.

6.3 권리 보호를 위한 등록의 중요성 강조

본 보고서에서 수차례 분석한 바와 같이, 통상실시권의 법적 안정성과 상업적 가치는 ‘등록’ 여부에 따라 극명하게 달라진다. 아무리 유리한 조건으로 체결된 계약이라 할지라도, 등록을 하지 않으면 특허권의 변동이라는 외부 요인에 의해 하루아침에 사업의 근간이 흔들릴 수 있는 치명적인 위험에 노출된다.

따라서 통상실시권자는 계약 체결과 동시에, 혹은 가능한 한 신속하게 특허권자와 협력하여 특허청에 설정 등록 절차를 완료해야 한다. 이는 단순한 행정 절차를 넘어, 자신의 권리를 채권적 지위에서 제3자에게도 대항할 수 있는 준물권적 지위로 격상시키는 본질적인 법적 행위이다. 통상실시권자에게 등록은 선택이 아닌, 자신의 투자와 사업을 보호하기 위한 필수적인 위험 관리 수단임을 명심해야 한다.

7. 참고 자료

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